關(guān)于含有地名商標(biāo)可注冊(cè)性的判定一直是商標(biāo)授權(quán)確權(quán)審查實(shí)踐中的難點(diǎn)問題。地名是一種公共資源，如若作為商標(biāo)獲得注冊(cè)，則意味著在處于公共領(lǐng)域的資源上成立作為私權(quán)的商標(biāo)財(cái)產(chǎn)權(quán)。因此，對(duì)于地名商標(biāo)的注冊(cè)存在諸多限制?！渡虡?biāo)法》對(duì)于地名商標(biāo)的規(guī)定，主要體現(xiàn)在第十條第二款：縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外；已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。
該條款是在1993年商標(biāo)法修訂時(shí)增加的條款，自1993年納入商標(biāo)法以來便存在諸多爭議：關(guān)于其適用范圍，是“僅由”地名構(gòu)成的商標(biāo)還是“包含”地名的商標(biāo)？“不得作為商標(biāo)”意指“禁注”還是“禁用”？“其他含義”僅指強(qiáng)于地理含義的固有含義，還是包括經(jīng)使用獲得的“第二含義”？本文擬對(duì)這些問題進(jìn)行探討。
一、《商標(biāo)法》限制地名作為商標(biāo)主要基于顯著性因素
為厘清上述問題，需考察該條款的立法目的。如前所述，該條款是1993年《商標(biāo)法》新增加的內(nèi)容，此前在1988年修改的《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》中有所體現(xiàn)。立法部門相關(guān)人員在撰寫商標(biāo)法釋義時(shí)提到：關(guān)于地名能否作為商標(biāo)使用，不同國家的法律實(shí)踐有所不同，有的國家禁止使用地名作為商標(biāo)，認(rèn)為地名是公知公用的名稱，用地名作商標(biāo)缺乏顯著性，易造成消費(fèi)者對(duì)商品和服務(wù)來源的誤認(rèn)，也使同一地區(qū)的其他經(jīng)營者喪失與商標(biāo)使用人公平競爭的地位。多數(shù)國家主張可以有限制地使用地名作商標(biāo)，一方面可以維護(hù)公平競爭，另一方面也有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我國則是從我國實(shí)際出發(fā)，作了如述規(guī)定。[1]
最高人民法院在“哈爾濱小麥王”再審案中進(jìn)一步指出：“作為商標(biāo)授權(quán)確權(quán)審查中的絕對(duì)理由條款，商標(biāo)法禁止將一定范圍內(nèi)的地名作為商標(biāo)注冊(cè)與使用的主要理由在于，一是防止商標(biāo)權(quán)人不正當(dāng)?shù)貕艛喙操Y源。地名作為指代特定地理區(qū)域的一種符號(hào)表達(dá)形式，如若為個(gè)人所獨(dú)占，勢必影響社會(huì)公眾使用地名的表達(dá)自由。二是防止商標(biāo)權(quán)人通過占用地名誤導(dǎo)公眾。地名還可能直接指代出產(chǎn)特定品質(zhì)商品的產(chǎn)區(qū)，如商標(biāo)權(quán)人提供的產(chǎn)品并非來源于該特定產(chǎn)區(qū)，社會(huì)公眾將可能基于對(duì)商品品質(zhì)、商品來源的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，而產(chǎn)生誤認(rèn)誤購的結(jié)果。三是維護(hù)商標(biāo)的顯著特征。地名對(duì)地理區(qū)域具有指代作用，如果商標(biāo)標(biāo)志從整體上即可無歧義地指向地名，顯然不能發(fā)揮識(shí)別商品和服務(wù)來源的作用，除非符合法律另有規(guī)定的情形，否則不應(yīng)作為商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)”。[2]
可見，商標(biāo)法限制地名作為商標(biāo)，主要考慮了商標(biāo)顯著性因素、同一地區(qū)其他經(jīng)營者合理使用地名的權(quán)利以及避免地名商標(biāo)的欺詐性。其中，商標(biāo)顯著性問題為根源性因素。
二、“僅由”還是“包含”？
國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局和商標(biāo)評(píng)審部門聯(lián)合制定的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，對(duì)《商標(biāo)法》第十條第二款的理解不僅包括僅由地名組成的商標(biāo)，還應(yīng)包括含有地名的商標(biāo)，因此，商標(biāo)局、商標(biāo)評(píng)審部門對(duì)于第十條第二款適用含有地名的商標(biāo)不存異議。但是在商標(biāo)行政訴訟中，一審法院與二審法院對(duì)此問題存在過爭議。在G980887號(hào)“ZURICHHELPPOINT”商標(biāo)駁回復(fù)審案中，一審法院認(rèn)為《商標(biāo)法》第十條第二款應(yīng)適用于“僅”由地名構(gòu)成的商標(biāo)，但二審法院對(duì)此予以了糾正。[3]
當(dāng)前的主流觀點(diǎn)認(rèn)為：根據(jù)對(duì)《商標(biāo)法》第十條第二款的文義解釋，該款并未使用“僅”“僅由”之類的語言，不能得出該款僅適用“僅由”地名構(gòu)成的商標(biāo)。如前所述，該款的立法目的主要是為了解決基于顯著性的可注冊(cè)問題，僅由地名組成的商標(biāo)要審查判斷是否具有“其他含義”，對(duì)含有地名的商標(biāo)，也要從整體上審查判斷其有無“其他含義”。故兩種情形均應(yīng)適用商標(biāo)法第十條第二款。[4]
三、“禁注”還是“禁用”？
由于《商標(biāo)法》第十條第二款的表述是“不得作為商標(biāo)”，故關(guān)于“地名條款”到底是禁用條款還是禁注條款，實(shí)踐中存在不同認(rèn)識(shí)。一種觀點(diǎn)認(rèn)為：《商標(biāo)法》第十條第二款屬于禁注條件，禁止地名注冊(cè)在于地名作為商標(biāo)缺乏顯著性，容易造成產(chǎn)地誤認(rèn)。[5]另一種觀點(diǎn)認(rèn)為：從第十條的內(nèi)在結(jié)構(gòu)和表述來看，應(yīng)作為禁用條件，不管是否經(jīng)過使用獲得顯著性、是否會(huì)造成產(chǎn)地誤認(rèn)，均應(yīng)禁止。[6]
從立法沿革及立法目的分析，該條款主要是為了解決地名商標(biāo)基于顯著性的可注冊(cè)問題。同時(shí)，從但書部分的例外規(guī)定來看，該條款并不絕對(duì)禁止地名作為商標(biāo)，滿足一定條件的地名或含有地名的標(biāo)志仍然可以獲得注冊(cè)。最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第六條規(guī)定，商標(biāo)標(biāo)志由縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名和其他要素組成，如果整體上具有區(qū)別于地名的含義，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其不屬于商標(biāo)法第十條第二款所指情形。該條對(duì)地名可作為商標(biāo)一部分進(jìn)行注冊(cè)的情形予以了明確?？梢姡灰藢ⅰ渡虡?biāo)法》第十條第二款認(rèn)定為“禁用”條款。
四、對(duì)地名“其他含義”的理解
地名商標(biāo)標(biāo)志是否具有“其他含義”最基本的判斷依據(jù)應(yīng)當(dāng)是，公眾對(duì)商標(biāo)所標(biāo)示的商品或服務(wù)來源的認(rèn)知是否基于地名的地理含義。那么，地名具有“其他含義”至少應(yīng)包括如下幾種情形：
(1)地名文字本身具有其他為相關(guān)公眾普遍知悉的固有含義，且該含義強(qiáng)于“縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名”的地理含義。
國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2021年制定的《商標(biāo)審查審理指南》規(guī)定，“地名具有其他含義”，是指地名作為詞匯具有確定含義且該含義強(qiáng)于作為地名的含義，不會(huì)誤導(dǎo)公眾的。在“紅河”案中，北京市高級(jí)人民法院二審指出：地名具有“其他含義”，應(yīng)理解為該標(biāo)志具有明顯有別于地名的、明確的、易于為公眾所接受的含義。[7]
（2）地名文字部分與其他文字、圖形等構(gòu)成要素組合使用，商標(biāo)整體上具有顯著性且形成區(qū)別于地名的“其他含義”。
在“上海故事”商標(biāo)駁回復(fù)審案中，最高人民法院2018年作出的再審判決書認(rèn)定,申請(qǐng)商標(biāo)由中文文字“上海故事”構(gòu)成，雖然包含有直轄市“上海”的名稱，但商標(biāo)整體并不屬于地名，且“上海故事”整體上具有區(qū)別于“上海”地名的含義[8]。
北京芭黎貝甜企業(yè)管理有限公司訴國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、株式會(huì)社巴黎克魯瓦桑商標(biāo)權(quán)無效宣告請(qǐng)求行政糾紛案（下稱“PARIS BAGUETTE及圖”案）亦屬于此種情形，二審法院認(rèn)為，訴爭商標(biāo)是由英文“PARIS”“BAGUETTE”及圖形構(gòu)成的圖文組合商標(biāo)，“BAGUETTE”對(duì)中國公眾而言，不易識(shí)別和認(rèn)讀，另有圖形要素加入，商標(biāo)整體上具有區(qū)別于地名的含義[9]。近日最高人民法院做出行政裁定書，裁定駁回北京芭黎貝甜企業(yè)管理有限公司的再審申請(qǐng)，二審判決結(jié)果再次得到確認(rèn)[10]。
（3）地名文字商標(biāo)或者含有地名文字的商標(biāo)經(jīng)過使用獲得了“第二含義”。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，“其他含義”應(yīng)當(dāng)是固有的，而且商標(biāo)法第十條第二款屬于禁用禁注條款，不適用通過使用獲得“第二含義”的規(guī)則，當(dāng)然不能將通過使用獲得的“第二含義”認(rèn)定為“其他含義”。[11]在上述“上海故事”商標(biāo)駁回復(fù)審案中，北京市高級(jí)人民法院2014年作出的二審判決認(rèn)為，申請(qǐng)商標(biāo)由中文“上海故事”構(gòu)成，雖然在作為縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名“上海”之外，申請(qǐng)商標(biāo)還包含有“故事”二字，但申請(qǐng)商標(biāo)作為整體所強(qiáng)調(diào)和突出的仍然是“上海”的地理屬性，地名要素仍是申請(qǐng)商標(biāo)的主要含義。在此基礎(chǔ)上，申請(qǐng)商標(biāo)是否實(shí)際投入使用，對(duì)其是否應(yīng)予核準(zhǔn)注冊(cè)并無影響。[12]從該判決可見，彼時(shí)北京市高級(jí)人民法院即持此種觀點(diǎn)，從而對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)人提交的商標(biāo)使用證據(jù)未加考慮。后最高人民法院在2018年再審判決書中雖未對(duì)商標(biāo)使用情況、是否經(jīng)使用獲得“第二含義”進(jìn)行論述，但卻對(duì)北京高院的結(jié)論予以了糾正，認(rèn)為“上海故事”整體上具有區(qū)別于“上海”地名的含義。
自此，北京市高級(jí)人民法院對(duì)地名商標(biāo)是否可經(jīng)使用獲得“第二含義”的審查實(shí)踐發(fā)生了變化。2019年發(fā)布的《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》指出，訴爭商標(biāo)標(biāo)志或者其構(gòu)成要素含有縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，但是整體上具有其他含義的，可以認(rèn)定其不屬于商標(biāo)法第十條第二款所規(guī)定的情形。具有下列情形之一的，可以認(rèn)定訴爭商標(biāo)整體上具有其他含義：（1）訴爭商標(biāo)僅由地名構(gòu)成，該地名具有其他含義的；（2）訴爭商標(biāo)包含地名，但訴爭商標(biāo)整體上可以與該地名相區(qū)分的；（3）訴爭商標(biāo)包含地名，整體上雖不能與該地名相區(qū)分，但經(jīng)過使用足以使公眾將其與之區(qū)分的。該審理指南將商標(biāo)經(jīng)使用獲得“第二含義”的情形納入了地名商標(biāo)具有“其他含義”的范疇。
從近年來的司法實(shí)踐來看，將商標(biāo)經(jīng)使用獲得“第二含義”的情形納入地名商標(biāo)具有“其他含義”的考量已成為主流觀點(diǎn)。如果標(biāo)志本身具有地理含義以外的其他固有含義，只是排除了其屬于“不得作為商標(biāo)”的情形，但還需進(jìn)一步考察其是否具有顯著性，方知能否注冊(cè)；但如果含有地名的標(biāo)志經(jīng)過使用獲得了“第二含義”，則具備了商標(biāo)的標(biāo)識(shí)功能，可以直接確認(rèn)其可注冊(cè)性。對(duì)于這種情形的認(rèn)定，需結(jié)合在案使用證據(jù)予以綜合判斷。
“PARIS BAGUETTE及圖”案中，二審判決雖未直接確認(rèn)訴爭商標(biāo)經(jīng)使用獲得了“第二含義”，但北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為，根據(jù)株式會(huì)社巴黎克魯瓦桑提交的關(guān)于訴爭商標(biāo)宣傳報(bào)道、年度審計(jì)報(bào)告、銷售經(jīng)營狀況、市場調(diào)查報(bào)告等證據(jù)足以證明，訴爭商標(biāo)整體上區(qū)別于地名的含義得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，可見在確認(rèn)訴爭商標(biāo)整體具有“其他含義”的基礎(chǔ)上，亦考慮了訴爭商標(biāo)的使用情況。
此外，北京市高級(jí)人民法院2021年4月2日作出的關(guān)于“南粵”商標(biāo)無效宣告案二審判決認(rèn)定，雖然訴爭商標(biāo)中的“粵”字與我國省級(jí)行政區(qū)劃廣東省的簡稱相同，但是訴爭商標(biāo)由“南”和“粵”二字共同組成，故可以使訴爭商標(biāo)在整體上具備區(qū)別于地名的其他含義。同時(shí)，結(jié)合南粵銀行公司提交的在案證據(jù)，可以證明訴爭商標(biāo)經(jīng)過南粵銀行公司的長期大量使用、宣傳，在保險(xiǎn)、金融等領(lǐng)域上已具有一定的知名度。[13]該案與“PARIS BAGUETTE及圖”案頗為類似，均是在確認(rèn)商標(biāo)整體具有地名以外的其他含義基礎(chǔ)上，考慮了商標(biāo)使用情況與知名度。
五、地名商標(biāo)是否具有顯著性應(yīng)以相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合指定商品或服務(wù)進(jìn)行判斷
《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第七條規(guī)定，人民法院審查訴爭商標(biāo)是否具有顯著特征，應(yīng)當(dāng)根據(jù)商標(biāo)所指定使用商品的相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)，判斷該商標(biāo)整體上是否具有顯著特征。該規(guī)定是對(duì)商標(biāo)顯著性判斷規(guī)則的高度提煉，在判斷地名商標(biāo)是否具有顯著性時(shí)，同樣適用。對(duì)于地名商標(biāo)具有“其他含義”的，需要以相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合指定商品或服務(wù)，判斷其有無顯著性。“PARIS BAGUETTE及圖”案中，二審法院認(rèn)為，公眾基于對(duì)訴爭商標(biāo)核定使用商品“蛋糕、面包”的口感、風(fēng)味、保質(zhì)期短等特點(diǎn)判斷，亦不會(huì)將訴爭商標(biāo)中的“PARIS”與核定使用商品的產(chǎn)地建立關(guān)聯(lián)。
不可否認(rèn)，含有地名商標(biāo)地理描述性的強(qiáng)弱通常與其指定使用的商品密切相關(guān)。例如，“柏林”是德國首都的名稱，亦可理解為“柏樹林”之意。含有“柏林”的標(biāo)志用于啤酒還是紹興黃酒上，將可能影響關(guān)于其可注冊(cè)性的判定。這是因?yàn)?，德國的啤酒有較高聲譽(yù)和知名度，相關(guān)公眾在啤酒上看到“柏林”字樣后很容易認(rèn)為其描述了產(chǎn)品的地理來源。相反，使用在紹興黃酒上則較難產(chǎn)生此類聯(lián)想。
六、《商標(biāo)法》第十條第二款與《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)、第十一條、第十條第一款第（八）項(xiàng)的適用關(guān)系
《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)規(guī)定，帶有欺騙性，容易使公眾對(duì)商品的質(zhì)量等特點(diǎn)或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用。“PARIS BAGUETTE及圖”案中，二審判決在認(rèn)定訴爭商標(biāo)整體上具有區(qū)別于地名的含義的基礎(chǔ)上，認(rèn)定根據(jù)株式會(huì)社克魯瓦桑提交的證據(jù)，訴爭商標(biāo)及其權(quán)利人與法國具有深厚淵源，核定使用商品的制作工藝、產(chǎn)品特點(diǎn)、風(fēng)味也與法國具有密切關(guān)聯(lián)，故訴爭商標(biāo)中的“PARIS”傳遞給公眾更多的是商品品質(zhì)和風(fēng)味的信息，而這一信息并未夸大商品的質(zhì)量等特點(diǎn)，沒有導(dǎo)致公眾產(chǎn)生誤認(rèn)。因此，訴爭商標(biāo)的注冊(cè)未違反商標(biāo)法第十條第一款第（七）項(xiàng)的規(guī)定。
國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2021年制定的《商標(biāo)審查審理指南》規(guī)定，“標(biāo)志由我國縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名之外的其他地名構(gòu)成或者含有此類地名，使用在其指定的商品上，容易使公眾發(fā)生商品產(chǎn)地誤認(rèn)的”，適用商標(biāo)法第十條第一款（七）項(xiàng)規(guī)定予以駁回。例如，指定商品為“貝殼類動(dòng)物（活的）”的“酷艾陽澄湖”標(biāo)志，指定商品為“新鮮水果、新鮮蒜”的“西街口”標(biāo)志（“西街口”是云南省昆明市石林彝族自治縣下轄一鎮(zhèn)名，該鎮(zhèn)出產(chǎn)的西街口人參果、西街口大蒜等農(nóng)副產(chǎn)品具有較高知名度）。
《商標(biāo)審查審理指南》又規(guī)定，“商標(biāo)由兩個(gè)或者兩個(gè)以上行政區(qū)劃的地名的簡稱組成，且不會(huì)使公眾發(fā)生產(chǎn)地等特點(diǎn)誤認(rèn)的，不適用商標(biāo)法第十條第二款。但容易使消費(fèi)者對(duì)其指定商品的產(chǎn)地或者服務(wù)內(nèi)容等特點(diǎn)發(fā)生誤認(rèn)的，適用商標(biāo)法第十條第一款第（七）項(xiàng)規(guī)定予以駁回”。例如，指定使用在“觀光旅游、旅游安排”服務(wù)上的“青藏”、“川藏”商標(biāo)。
就服務(wù)而言，服務(wù)沒有產(chǎn)地只有提供地，服務(wù)地名商標(biāo)的“產(chǎn)地”欺騙與商品商標(biāo)的產(chǎn)地欺騙并不完全一樣。除去以現(xiàn)代信息科技為依托的異地服務(wù)，很多服務(wù)都有時(shí)效性和本地性要求，難以使消費(fèi)者誤認(rèn)為有其他提供地。例如，上海的粵菜館在商標(biāo)中使用“廣東”字樣時(shí)，相關(guān)公眾不太可能會(huì)根據(jù)該商標(biāo)誤以為菜品都是在廣東制作，一般只會(huì)認(rèn)為該商標(biāo)說明了餐飲服務(wù)的特點(diǎn)。因此，服務(wù)商標(biāo)因地名具有的欺騙性，在很多情況下是因地名導(dǎo)致的服務(wù) 內(nèi)容和品質(zhì)欺騙。
由于地名天然具有地理描述性，《商標(biāo)法》第十條第二款地名條款與商標(biāo)法第十條第一款第（七）項(xiàng)欺騙性條款、第十一條顯著性條款、第十條第一款第（八）項(xiàng)不良影響條款在適用要件及判定標(biāo)準(zhǔn)上存在交叉和重疊的部分。在現(xiàn)行《商標(biāo)法》框架下，對(duì)于所涉地名為縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名的，鑒于地名條款相對(duì)于欺騙性條款、顯著性條款等屬于特別條款，故根據(jù)特別條款優(yōu)先適用于一般條款的原則，應(yīng)優(yōu)先適用《商標(biāo)法》第十條第二款進(jìn)行判定；如果商標(biāo)中地名具有“其他含義”，則足以排除欺騙性條款關(guān)于產(chǎn)地誤認(rèn)的適用；商標(biāo)中地名不具有“其他含義”，同時(shí)易使公眾對(duì)商品的產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的，則需同時(shí)適用欺騙性條款；如果均在前述情形之外，還需通過顯著性條款、不良影響條款等進(jìn)一步對(duì)其可注冊(cè)性予以考量。
